Il corrispettivo dei diritti di licenza deve essere aggiunto al valore di transazione allorquando il licenziante, titolare dei diritti immateriali e destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza, sia in grado di esercitare poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività.
Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza del 11 Febbraio 2020, n. 3257, si è pronunciata sugli indici rivelatori del rapporto di controllo tra il licenziante ed il produttore/venditore, che deve sussistere affinché il pagamento dei diritti di licenza assurga a condizione indefettibile per la vendita del determinato bene.
La vicenda trae le mosse da un controllo effettuato dall’Ufficio delle dogane, a seguito del quale si era provveduto a rettificare il valore doganale di prodotti di cancelleria e cartotecnica, riproducenti loghi di noti marchi registrati. La società importatrice, difatti, aveva importato i prodotti da fabbricanti extracomunitari, finendo per includere nell’ambito del loro valore doganale anche i diritti di licenza corrisposti da quest’ultima ai licenzianti titolari dei marchi.
La ricorrente denunciava, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1362 c.c., in combinato disposto con il Reg. CEE n. 2913 del 1992, artt. 29 e 32, e il Reg. CE 2 n. 454 del 1993, art. 143, par. 1, lett. E), art. 157, comma 2, artt. 159 e 160, per avere la CTR erroneamente escluso, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti necessari a configurare i diritti di licenza versati dalla società importatrice come “condizione di vendita” delle merci importate.
Giova rilevare, anzitutto, come la nozione che viene in rilievo attenga al valore doganale delle merci importate, che, di norma, coincide con il valore di transazione, ossia il prezzo da pagare o effettivamente pagato per le merci vendute e destinate ad esportazione entro il territorio doganale Unionale. I diritti di licenza incidono sulla determinazione del valore doganale nel caso in cui siano incorporati ai beni a cui afferiscono, esprimendone il valore economico.
Pertanto, nel caso in cui il prezzo da pagare o effettivamente pagato non includa il relativo importo, sovviene il disposto dell’art. 32 CDC (reg. n. 2913 del 1992) stabilendo che al prezzo sì determinato debbano aggiungersi anche i diritti di licenza che l’acquirente è tenuto a pagare “direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare”.
Occorre, pertanto, la sussistenza di tre condizioni: a) la mancata inclusione dei diritti di licenza nel prezzo da pagare o effettivamente pagato; b) la loro stretta afferenza alle merci da valutare; c) l’obbligo di versare i detti corrispettivi deve porsi come condizione di vendita delle merci da valutare.
Quanto al requisito sub c), sussiste una lacuna normativa, atteso che né il codice doganale comunitario né il reg. 2454 del 1993, di attuazione del codice doganale comunitario, provvedono a quando il pagamento dei detti corrispettivi possa definirsi “condizione di vendita”. Sovviene, in relazione a questo punto, una pronuncia della Corte di giustizia, richiamata anche nell’ordinanza in commento. Con la decisione del 9 Marzo 2017, causa C.173/15, GE healthcare GmbH c. Hauptzollamt Diisseldorf, la Corte europea ha chiarito che è necessario appurare se la persona legata al venditore sia in grado di esplicare un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, “tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente”.
E’ possibile affermare, quindi, che il pagamento in questione è condizione di vendita qualora, avuto riguardo ai rapporti commerciali intercorrenti tra il licenziante ed il venditore (o soggetto ad esso connesso), l’assolvimento del corrispettivo assuma una pregnanza tale che, in mancanza, il venditore non potrebbe determinarsi a vendere (rectius: sarebbe costretto a non vendere).
Nella sentenza in commento, la Cassazione ha accolto un’accezione molto lata di controllo, elaborata in ambito comunitario, facendo riferimento ad una dimensione non solo e non tanto giuridica, ma soprattutto fattuale. A detta della Suprema Corte, difatti, è sufficiente che il controllante sia in grado di esercitare un mero “effetto di orientamento” sul soggetto controllato.
Nel caso concreto, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto la CTR, nel confermare l’illegittimità dell’avviso di rettifica e del correlativo atto di irrogazione delle sanzioni, non aveva conferito rilievo ad una serie di indici, dai quali era possibile inferire la sussistenza di un chiaro rapporto di controllo intercorrente tra il licenziante ed il produttore, come:
- la realizzazione, da parte dei fabbricanti, dei prodotti conformemente ai modelli forniti dal committente, a sua volta, autorizzato dal licenziante;
- la fissazione, ad opera del licenziante, delle condizioni di prezzo alle quali il produttore/venditore doveva vendere le proprie merci;
- la stesura, effettuate dalla licenziataria in favore del licenziante, di un rapporto completo sulla produzione;
- i controlli eseguiti dal licenziante sulle idee creative, sui materiali e sugli imballaggi;
- la configurazione di un diritto del licenziante di esaminare la contabilità del produttore o dell’acquirente.
Il potere di controllo esplicato, dal titolare dei diritti immateriali, sul produttore e sulla sua attività, rende manifesto che il pagamento dei corrispettivi costituisca “condizione della vendita” delle merci da valutare, in mancanza del quale la transazione non sarebbe stata possibile.
In conclusione, ne deriva che, per determinare il valore doganale di prodotti fabbricati in base a modelli e/o con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano stati importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza andrà aggiunto al valore di transazione, a norma dell’art. 32 del regolamento CEE del Consiglio 12 Ottobre 1992, n. 2913.
