Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Roma, sezione imprese, ha emesso il primo provvedimento in materia di inibitoria sulla produzione e commercializzazione di prodotti NFT (non fungible token).
Il caso in concreto
La contestazione aveva ad oggetto la condotta di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale consistita nell’uso non autorizzato dei marchi denominativi (Juve o Juventus) e figurativi (costituiti dalla maglia a strisce verticali bianche e nere con due stelle sul petto) tramite la produzione, commercializzazione e promozione online di carte da gioco digitali NFT (“non fungibile token“), riproducenti i segni distintivi in questione in quanto riportanti la figura di un ex giocatore con la maglia della Juventus e l’indicazione della squadra.
Sul fumus bonis iuris dell’inibitoria sulla commercializzazione degli NFT
Sul fumus boni iuris, il Tribunale di Roma evidenzia come oltre alla titolarità della società calcistica sui marchi in oggetto, circostanza comunque non contestata, risulta, innanzitutto, la notorietà di detti marchi.
Al riguardo, evidenzia il Tribunale, è dato notorio che detti marchi riguardano la squadra di calcio italiana più titolata e con maggiori tifosi in Italia ed all’estero.
Inoltre, è documentata: l’esistenza di una diffusa attività di merchandising in vari settori (vestiario, accessori, giochi) effettuata sia tramite web che tramite stare dedicati siti in vari parti d’Italia, con l’utilizzo dei marchi in questione; la presenza della società sui principali network; la promozione di numerosi fun club.
Rileva poi il Tribunale che con riguardo alla condotta attribuita alla società resistente è documentato ed incontestato che la società -nel 2021, lanciava il progetto la cui commercializzazione e/o diffusione era supportata da atleti del passato e del presente, nonché che le CARDS in questione erano state offerte in dal 7 aprile 2022 al 4 maggio 2022.
Inoltre, risulta attivo il mercato secondario, cioè la rivendita delle Cards d parte dei soggetti che le hanno acquistate, rivendita sulle quali ai creatori della card spetta una fee (come documentato dalla società ricorrente).
Sull’utilizzo non autorizzato dei marchi per commercializzare gli NFT
Sulla questione, continua il Tribunale, tra le ipotesi confusorie in relazione alla tutela del marchio vi è anche quella del rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; detta possibilità costituisce un rischio di confusione da valutarsi globalmente, tenendo conto della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati.
Nel caso di specie, rileva il Tribunale romano, a prescindere dalle caratteristiche telematiche delle Cards in questione, la società resistente, con la creazione di dette Cards e la loro commercializzazione, oltre ad utilizzare l’immagine del giocatore nei limiti del contratto di utilizzazione dell’immagine stipulato con la società che ne gestisce i diritti di immagine, ha utilizzato senza autorizzazione anche i marchi della società Juventus.
Nel caso di specie l’utilizzo dei marchi in oggetto non può essere giustificata (ex art.97 LDA) dall’interesse della pubblicazione dell’immagine del giocatore in considerazione della notorietà del personaggio, in quanto dette pubblicazioni non sono finalizzate a scopi scientifici o didattici, né sono giustificate da un’esigenza pubblica di informazione.
La circostanza che abbia effettivamente giocato nella Juventus e che questi abbia concesso l’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine tramite la creazione di Cards che riproducevano il giocatore con le diverse maglie delle squadre in cui ha giocato non escludono, quindi, la necessità di chiedere l’autorizzazione
Dell’utilizzo dei marchi registrati inerenti le squadre di cui sono riprodotte le maglie e la denominazione, in quanto si tratta di beni destinati alla vendita commerciale, in relazione alle quali anche la fama delle diverse squadre in cui il calciatore ha giocato contribuiscono a dare valore all’immagine digitale da acquistare.
D’altro canto, nella registrazione dei marchi è espressamente indicato (in particolare per la classe 9) che la registrazione riguarda anche prodotti non inclusi nella classificazione di Nizza e che sono inerenti anche a pubblicazioni elettroniche scaricabili.
Pertanto, la creazione e commercializzazione delle Cards NFT in parola, per il Tribunale di Roma ha comportato una contraffazione dei marchi concretizzando il rischio di confusione, determinato dalla identità dei segni utilizzati tale da poter indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra la società resistente e la società Juventus titolare del marchio.
Sulla concorrenza sleale
Inoltre, operando la società Juventus anche nel settore commerciale in parola ed essendo i marchi in questione registrati per categorie ricomprendenti anche detto tipo di attività, la condotta della società resistente integra anche una ipotesi di concorrenza sleale in conseguenza dell’uso non autorizzato di marchi altrui (funzione distintiva del marchio) e dell’appropriazione dei pregi collegati ai marchi utilizzati (funzione attrattiva del marchio).
Il contenuto dell’inibitoria sulla commercializzazione degli NFT
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistessero i presupposti, per accogliere la domanda cautelare nei seguenti limiti:
- disporre l’inibizione, nei confronti della società resistente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, all’ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT (non-fungible token) e dei contenuti digitali in oggetto, nonché di ogni altro NFT (non-fungible token), contenuto digitale o prodotto in genere recante la fotografia di cui in narrativa, anche modificata, e/o i marchi Juventus di cui in narrativa, nonché all’uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità;
- disporre l’ordine, nei confronti della società resistente di ritirare dal commercio e rimuovere da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet direttamente e/o indirettamente controllati dalla stessa su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati, gli NFT (non-fungible token) ed i contenuti digitali ad essi associati o prodotti in genere oggetto di inibitoria;
- fissare la penale, in caso di eventuale ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento ovvero di violazione dell’inibitoria, di euro 500,00 per ogni girano di ritardo o violazione.